专利确权与专利侵权诉讼的衔接

 专利确权与专利侵权诉讼的衔接

张熠儒,周冉

 济南市知识产权保护中心  山东省济南市  250000

摘要：随着专利民行交叉案件的增多，专利确权与专利侵权诉讼的衔接问题被予以了越来越多的关注。我国虽然通过设定不中止诉讼机制、裁定驳回另行起诉机制与现有技术或设计抗辩机制初步建立起了两程序的衔接机制，但实践中仍存在着许多问题，本文从衔接机制概述入手，结合实践困境提出了进一步的完善路径。

关键词：专利确权，专利侵权诉讼，衔接机制

专利效力确认与专利侵权判定双轨规制导致的诉讼程序冗长复杂是许多国家都需面对的实践难题，为了提高效率，降低久拖不决的风险，各国均结合本国实际建立并完善了相关的衔接机制。我国在专利领域的探索，虽然起步较晚，但近年来也初步构建起了专利确权与专利侵权诉讼的衔接机制，一定程度上缓解了程序之间的衔接难题。但不可否认的是，仍存在着许多问题，需要理论与实践的进一步思考与解决。

一、专利确权与专利侵权诉讼衔接机制概述

（一）专利确权与专利侵权诉讼衔接机制的内涵

专利确权与专利侵权诉讼衔接机制指的是，最高法为了应对专利侵权诉讼受到专利确权影响导致的效率较低的问题，采取的提高审理效率的一系列相关程序衔接措施。在理论上，学者已基本对专利诉讼困境很大程度上是由于双轨规制导致的达成了共识，但具体的困境化解办法，不同的学者看法并不相同。有的学者认为应维持现有衔接机制，在机制内部需求解决途径。有的学者认为，应引入司法变更及确认制度，对专利诉讼程序进行改革。还有的学者认为需要从专利确权程序入手，主张将专利复审委员会的法律地位进行变更，将专利的无效宣告程序从行政行为转化为准司法行为。不同的学术观点各有优劣，仍需在实践上进行进一步的探索尝试才能得出最优的解决方案。

（二）专利确权与专利侵权诉讼衔接机制的类型

1.设定不中止诉讼机制

2020年最高法修正的专利若干规定司法解释[1]第五条至第七条共列举了七种可以不中止专利诉讼程序的情形，具体如下：第一，在诉讼答辩期间，被告请求宣告系争发明专利专利权无效的。第二，在诉讼答辩期间，被告请求宣告被专利复审委员会审查维持有效的外观设计、实用新型专利权无效的。第三，答辩期届满后，被告请求宣告系争专利权无效的。第四，外观设计、实用新型纠纷中，原告出具系争专利权报告证明专利权有效的。第五，前述纠纷中被告证明系争技术已为公知技术的。第六，前述纠纷中被告证据理由不充分的。第七，其他法院认为不应当中止诉讼的情形。

2.设定裁定驳回另行起诉机制

2020年最高法修正的专利侵权司法解释[2]第二条规定了专利侵权诉讼中的裁定驳回另行起诉的情形。该解释规定的“驳回”指的是对权利人的基于宣告无效权利提起的请求进行程序上的驳回，并非是实质的驳回，因此在宣告无效决定被生效判决撤销时，权利人可以依据相同的事实与理由再次提起诉讼。裁定驳回另行起诉机制设立的初衷是为了提升诉讼效率，缩短纠纷审理时间，但也有学者认为，该制度会导致诉讼程序的空转，造成司法成本的提高与资源的浪费。

3.设定现有技术或设计抗辩机制

《专利法》第六十七条规定了现有技术或设计抗辩机制，虽然该机制本质上并不属于严格意义的专利确权与专利侵权诉讼的衔接制度，但随着2009年最高法出台的专利侵权司法解释[3]第十四条对原《专利法》第六十二条的进一步细化与解释，人民法院可以依照系争专利是否构成现有技术或现有设计，判定其是否具有可专利性，这就使现有技术或设计抗辩机制也具有了促进专利确权与专利侵权诉讼衔接的功能，一定程度上提升了司法审理效率。

二、当前专利确权与专利侵权诉讼衔接机制面临的实践困境

（一）不中止诉讼机制的运行困境

不中止诉讼机制的运行困境主要体现在两个方面，一方面，是实务中仍存在案件因请求宣告系争专利权无效而中止审理的情形，现有的机制并没有有效地降低中止审理的案件比例，实现司法效率的提升。另一方面，不中止诉讼机制可能会导致个案的不公正。外观设计和实用新型在未通过实质审查阶段，如果发生争议，被告对系争专利权申请无效宣告，若法院不中止诉讼程序，继续按照推定权利有效进行案件的审理，可能会出现裁判结果被改判的情形，不利于司法威信的维护。

（二）裁定驳回另行起诉机制运行困境

虽然裁定驳回另行起诉机制在一定程度上确实缓解了专利诉讼效率较低的难题，但与其应然的功能相较，实践中该制度并未发挥出预期的效果，运用该制度的具体案件较少。此外，该制度暂时肯定了系争专利权的效力，企图通过程序上的现行驳回降低在先的行政行为对专利侵权诉讼的影响，但很大程度上忽视了个案审判的稳定与公正，因此进一步的限制了其作用的发挥，制度本身的合理性在理论上也受到了争议与质疑。

（三）现有技术或设计抗辩机制运行困境

该制度同前两项衔接制度的不同在于其试图通过实体法上的设定，提升程序的效率。但在司法实践中，该制度却面临着扩大适用与功能异化的风险。首先，在实践中，一些案例监督“无实质差异”扩大解释为“具有高度相似性”，使机制适用的范围过度扩大，从而绕开专利确权直接得出了不属于侵权的裁判结果。其次，有一些实践案例，改变了传统的技术比较方法，从系争专利去去哪里的范围入手，得出与现有技术或设计接近的结论，从而判定被告不属于侵权。最后，实践中很大程度上模糊了该制度同专利无效制度的边界，导致了两制度的混淆，不利于保证专利法体系的清晰与完整

[1]。

三、专利确权与专利侵权诉讼衔接机制的完善路径

（一）完善衔接机制法律规范

保障专利确权与专利侵权诉讼衔接机制的流畅高效，应先从立法上入手，通过相关制度的规范，从根本上提升制度的合理性。首先，应明确专利确权与专利侵权诉讼之中行政权与司法权的关系，准确区分两者的边界，并制定冲突解决规则。在制定规则时要注意保证司法机关对在先的行政行为保持必要的谦抑性，肯定专利效力的直接主要认定机关仍为行政机关。其次，在肯定专利效力认定直接主要机关为行政机关的前提下，应赋予法院一定的认定专利效力权力，并且要制定完善法院认定专利效力的具体规则与路径，防止司法认定的泛化与滥用。最后，还要通过立法明确司法认定的具体法律效力。有学者认为，个案中专利效力的司法认定，应只对争议双方当事人产生法律效力，只有再次通过专利确权程序确认，才能使司法认定效力转化为对世的效力。

（二）完善衔接机制的适用标准

首先，为了防止专利确权同专利侵权纠纷之间由于标准的差异带来实践的冲突，应对两制度确定统一的事实认定标准，即要统一专利权核心的新颖性、创造性及实用性的认定标准。其次，应厘清法院认定专利效力的适用范围，防止司法机关对行政机关行权造成冲击。最后，应明确专利纠纷中的“重大”、“明显”要件内涵，注意两要件的区分，及专利撤销与专利无效的差异。

（三）完善衔接机制的配套制度

除了制度本身的优化外，配套制度的完善也是建立健全专利确权与专利侵权诉讼制度的重要途径。一方面，应构建起完善的技术事实认定机制。在专利纠纷案件中，虽然立法规定了“重大”与“明显”标准，但技术事实的认定仍是法官面临的重大难题之一。技术事实认定机制的完善可以有效地缓解法官的实施认定压力。另一方面，可以增设权利要求解释衔接机制。无论是在专利确权程序中还是专利侵权诉讼程序中，权利要求解释都是重要的一环，增设解释的衔接机制，可以保障司法机关更加全面地了解系争专利设计的技术，降低两程序因缺乏衔接产生的解释分歧。

参考文献：

[1]毛昊,刘夏.经济学视角下中国专利无效制度的改革路径[J].知识产权,2020(10):51-63.

张熠儒 周冉

 出生年月:1994年6月、1982年9月

性别:女

民族:汉族

籍贯:山东省聊城市、山东省东营市

学历:硕士研究生

职称:助理馆员、中级工程师

研究方向:知识产权

[1] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》（法释[2020]19号）。

[2] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》（法释[2020]19号）。

[3] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）。