结合具体案例浅谈实际审查中“缺少必要技术特征”的运用

结合具体案例浅谈实际审查中“缺少必要技术特征”的运用

许金明

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心   湖北省武汉市  430000

摘  要：为了保证权利要求的技术方案整体上的完整性，专利审查指南中对独立权利要求的撰写做出了相关规定。本文从具体案例出发，分析了实际审查过程中申请文件的独立权利要求中缺少必要技术特征的情形，从而提高审查意见通知书的效率，缩短审查周期。

关键词：必要技术特征  技术方案  独立权利要求

引言   

在发明专利的是指审查过程中，实用性、新颖性和创造性（简称“三性”）的判断与评述一直是实质审查的重点。这是判断申请是否对现有技术做出贡献而成为发明的关键所在，也是权衡申请人利益与公众利益的核心所造。与此同时，也需要对专利申请进行全面审查，在申请文件具有授权前景的前提下，申请文件有可能存在其他实质问题。其中，授权前实质审查过程中考量申请文件中独立权利要求是否存在缺少必要技术特征的缺陷也是必不可少的。

本文首先解读了专利审查指南中关于独立权利要求中缺少必要技术特征的相关规定，再结合实际案例，对缺少必要技术特征的判断思路进行了分析。

一、审查指南中关于缺少必要技术特征的具体规定

《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第二款规定“独立权利要求应当从整体上上反映发明和实用新型的技术方案，记载解决技术特征的必要技术特征”。《专利审查指南》第二部分第二章进一步指出必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所必不可缺的技术特征，其总和足以构成发明或实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。而判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

具有创造性的权利要求自身应当完善，以形成能够解决技术问题的完整的技术方案。从立法本意来看，其针对的是“技术方案完整不完整”，不能将上述法条单纯地理解为“为在权利要求中并入技术特征以缩小保护范围”而设立的条款。只要独立权利要求中对必要技术特征有着完整的文字描述、完整的上位概念或完整的功能性概括，则不存在缺少必要技术特征的缺陷。在实质审查过程中，审查员应站位本领域技术人员对发明的技术方案进行审查，若说明书发明内容部分声称所要解决的技术问题与发明实际能解决的技术问题不一致，而独立权利要求无法解决声称要解决的技术问题，应当通知申请人进行修改。

二、案例分析

本案例涉及一种存储器系统，在存储器系统断电的时间周期内，会发生存储器系统的参数偏移，造成存储器系统性能劣化，本发明要解决的技术问题是如何调整断电周期内的存储器系统的参数偏移的问题。

权利要求1： 一种存储器系统，包括： 存储器装置，其适用于存储数据；以及 控制器，当存储器系统在第一时间点从通电状态改变为断电状态时，所述控制器适用于在第一时间点之前对存储器装置的第一存储块编程测试数据并且对存储器装置的第二存储块编程对应于编程的测试数据的元数据。

审查员第一次审查意见通知书使用两篇对比文件评述了全部的权利要求的创造性，申请人一通后回复中未修改权利要求，并针对两篇对比文件说明本申请请求保护的技术方案具有创造性的理由。审查员在考虑了申请人的意见陈述后发现申请具有授权前景，独立权利要求仍不具有创造性，但同时缺少必要技术特征，根据说明书的记载，存储器系统的参数偏移可以由测试数据的数据偏移表示，因此存储器系统的参数需要调整得和测试数据的数据偏移一样多。由此，控制器可以根据测试数据的数据偏移检查存储器系统的参数和参数偏移，并且根据参数偏移调整存储器系统的参数。控制器可以根据存储器系统的调整的参数对存储器装置执行各种操作（例如，复制、擦除、读取、碎片收集以及损耗平衡操作）。当存储器系统通电状态改变为断电状态时，控制器可以在存储器系统断电之前（断电时间点可预测）对存储块的一个以上页面编程测试数据。当存储器系统以存储器系统在长期周期内处于维持断电状态的状态改变为通电状态时，控制器可以读取存储块的页面中编程的测试数据，并且随后检查测试数据的数据偏移。此外，控制器可以检查存储器系统的参数和根据数据偏移的参数偏移，并且根据参数偏移调整存储器系统的参数。

由此可知，本申请请求保护的技术方案为了解决上述技术问题，存储器系统中控制器需执行以下操作：1、在存储器系统断电之前（断电时间点可预测）对存储块的一个以上页面编程测试数据；2、存储器系统从断电状态改变为通电状态时，读取存储块的页面中编程的测试数据；3、检查从断电状态到通电状态过程中测试数据的数据偏移；4、根据测试数据的数据偏移检查存储器系统的参数和参数偏移；5、根据参数偏移调整存储器系统的参数。因此，存储器系统中控制器需执行的操作2-5是解决该技术问题所必不可少的技术特征。即在独立权利要求中加入必要技术特征，该权利要求具有创造性，而该必要技术特征为从属权利要求的附加技术特征。

如果仅指出创造性问题，如申请人认可审查员关于创造性的判断结论，那么通常会将具有创造性的从属权利要求的附加技术特征增加到独立权利要求中，但若申请人未将必要技术特征增加到独立权利要求中，这样的修改不能克服缺少必要技术特征的问题。因此，在这种情形下可以选择同时指出两种缺陷，使申请人更加明确修改方向，即只要加入必要技术特征就可以同时克服上述两种缺陷，即使申请人不服创造性评述而没有修改权利要求仅陈述意见，即使申请人不同意对创造性否认评述，也需要同时考虑缺少必要技术特征的问题。

综上，审查员应注意，独立权利要求不具有创造性，但同时缺少必要技术特征的情形，若申请没有创造性且没有授权前景，则仅需要指出使之无法授予专利权的创造性问题，而不必指出独立权利要求缺少必要技术特征的问题。这样不仅是为了节约审查员的审查时间，更是为了使申请人明确申请的结案走向。而当申请具有授权前景，而在独立权利要求中加入必要技术特征，该权利要求仍不具有创造性，则在指出独立权利要求不具有创造性问题的同时指出其缺少必要技术特征，那么申请人可以通过增加其他技术特征以克服创造性问题，并增加必要技术特征以克服缺少必要技术特征的缺陷，节约审查程序。当而当申请具有授权前景，而在独立权利要求中加入必要技术特征，该权利要求具有创造性，，则在指出独立权利要求不具有创造性问题的同时指出其缺少必要技术特征，那么申请人可以通过增加必要技术特征以克服创造性问题及缺少必要技术特征的缺陷，让申请人明确修改方向，缩短审查周期。

三、结语

综上所述，当独立权利要求不具有创造性，同时缺少必要技术特征时，应当结合不同的情形来分析是否在同一次审查意见通知书中指出创造性问题的同时指出其缺少必要技术特征，具体案情具体分析，正确的把握案情的走向。在审查实践中，审查员应该不断地多总结和多思考，以高度的责任心和事业心来对申请文件做出慎重的判断。